Ben je bezig met een merk of overweeg je een samenwerking rondom een kledinglijn? Dan wil je niet over het hoofd zien wat er kan gebeuren als afspraken niet worden nagekomen. In een interessante zaak bij Rechtbank Rotterdam was precies dat aan de hand: wanbetaling, merkinbreuk en directe gevolgen voor de bestuurders. We nemen je graag mee in deze praktijkcase vol lessen voor ondernemers.

Samenvatting van het geschil

De eisende partij (= verkoper) is eigenaar van een kledingmerk met een Europese merkregistratie. Zij heeft met een van gedaagden (= koper) een koopovereenkomst voor de verkoop van IE-rechten en een licentieovereenkomst gesloten. Onder die afspraken moest de koper 1) volgens een betalingsregeling een koopsom betalen en 2) verkoopoverzichten verstrekken voor het berekenen van een aanvullende royaltyvergoeding. Na het voltooien daarvan zou de koper pas eigenaar worden en tot dat moment was de licentieovereenkomst van kracht. Daarin werd het merkgebruik toegestaan. Vanwege wanprestatie van de koper heeft de verkoper die overeenkomsten per direct opgezegd met als gevolg dat ieder gebruik van het merk door de koper daarna onrechtmatig was.

Feiten

• Er zijn 6 gedaagden: 3 vennootschappen en 3 bestuurders. Gedaagde #3 was bestuurder van gedaagde #1 en #2 (= vennootschap). De bestuurders van gedaagde #3 (= vennootschap) zijn gedaagde #4 en gedaagde #5 (= bestuurders). Er is dus een mix van bedrijven en personen in deze zaak betrokken.
• In mei 2023 kwam er een koop- en licentieovereenkomst tot stand tussen de merkhouder (eiser) en de koper (gedaagde #2).
• De koopprijs bedroeg € 2.750.000 en de intellectuele eigendomsrechten op het Uniemerk zouden uitsluitend na volledige betaling overgaan. Tot dat moment was het gebruik gebaseerd op een licentie.
• Onderdeel van de licentie was dat er een royalty van 4% moest worden betaald over de zogenaamde “Net Banked Revenue”, zijnde de ‘Licensee’s gross revenue excluding returns, discounts, commissions withheld by third parties (e.g. marketplaces) and VAT, collected by the Licensee or any of the Group Entities following the sale of products associated with the IP Rights’. Om vast te stellen waar het precies om ging, moest verslag worden gedaan van kort gezegd de verkoopopbrengsten.
• In de overeenkomsten was opgenomen dat beëindiging mogelijk was als vier of meer betalingstermijnen werden gemist.
• De IE-rechten mochten door de verkoper naar eigen inzicht worden overgedragen.
• Ondanks de overeenkomst bleef volledige betaling uit en bleven aanmaningen onbeantwoord.
• In november 2024 werden beide overeenkomsten door de verkoper beëindigd wegens wanbetaling.
• De wederpartij bleef echter het merk actief gebruiken, zowel op producten als online: in de domeinnaam, handelsnaam en 4 accounts op sociale media.
• Op 25 februari 2025 en 13 mei 2025 heeft de advocaat van de eiser nogmaals aangeschreven, maar geen van de gedaagden heeft daarop gereageerd of naar gehandeld.
• Op 17 juni 2025 is de dagvaarding uitgebracht en op 25 juni 2025 kwam de zaak voor in Rotterdam.

Formele verweren

De gedaagden proberen eerst nog onder de zaak uit te komen door een aantal ‘formele verweren’ te voeren. Kort gezegd, stellen ze dat de rechter niet bevoegd is, dat het geschil te complex is voor behandeling in kort geding en dat er geen spoedeisend belang is.

Complexiteit van de zaak

Ten aanzien van de complexiteit schrijft de rechter in rechtsoverweging 5.5:

“De voorzieningenrechter moet terughoudend zijn met het oordeel dat een zaak niet geschikt is om in kort geding te worden beslist en kan zich niet snel onthouden van het geven van een voorlopig oordeel vanwege de complexiteit van een zaak.”

Spoedeisend belang

Met betrekking tot het spoedeisend belang bij inbreuk, is overweging 5.6 helder:

“Uitgaande van de stelling van [eiseres] dat zij, als gevolg van de in haar ogen voortdurende inbreuk op haar Uniemerk door [gedaagde c.s.] , doorlopende schade lijdt en de gevraagde voorzieningen ertoe strekken een einde te maken aan die onrechtmatige handelingen, is het spoedeisend belang bij de direct uit die stellingen voortvloeiende of daarmee samenhangende vorderingen voldoende gegeven. De vraag of deze stelling op juistheid berust, zal hierna aan de orde komen, maar doet op zichzelf niet af aan het spoedeisende karakter van de vorderingen.”

Dus: bij inbreuk en doorlopende schade, is het spoedeisend belang snel gegeven.

Goed gezien, de bevoegdheid sla ik voor nu even over, want dat is een scriptie op zich waard en voor de lessen uit deze zaak minder relevant.

Belangrijkste onderwerpen

In dit artikel nemen we je mee in de zaak en bespreken vier belangrijke punten:

1. Het belang van een goede (ver)koop- en licentieovereenkomst;
2. Mogelijke vorderingen met betrekking tot websites en sociale media;
3. Bestuurdersaansprakelijkheid;
4. Bewijs van makerschap in auteursrechtelijke geschillen.

Koopovereenkomst en licentieovereenkomst

Een sterke zaak begint met een goede overeenkomst. Wat is een goede overeenkomst, hoor ik je denken. Een goede overeenkomst geeft niet alleen antwoord op de vragen: wie, wat, waar, wanneer, hoe en hoeveel, maar kijkt ook twee (of meer) stappen vooruit.

In de overeenkomst in kwestie, was al voorgesorteerd op de situatie waarbij de koper niet aan de betalingsverplichtingen zou voldoen. De consequentie daarvan was dat de verkoper direct mocht opzeggen. Ieder gebruik van het merk was daarna gelijk inbreukmakend. De rechter vult nog aan:

“Dat betekent eveneens dat de sublicenties die [gedaagde 2] uit hoofde van de Licentieovereenkomst heeft afgegeven aan andere groepsvennootschappen, hun werking verliezen en die vennootschappen het Uniemerk dus ook niet meer mogen gebruiken.”

Daarnaast was er sprake van een soort eigendomsvoorbehoud. Zolang niet alles was betaald, blijft de eiser (= verkoper) houdster van het merk.

Je kan natuurlijk niet in alle problemen voorzien, maar het proberen te voorzien in wat er kan gebeuren en daarop anticiperen, is wel key bij dit soort deals.

Overdracht domeinnamen en sociale media-accounts

Duidelijker dan rechtsoverweging 5.14 wordt het niet:

“De voorzieningenrechter stelt voorop dat het recht op een domeinnaam niet wettelijk is geregeld. Het uitgangspunt is dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander. Het ligt in de rede dat deze maatstaf ook geldt voor social media accounts.”

De eiser heeft allerlei publicaties overgelegd waaruit blijkt dat gedaagden veel consumenten hebben gedupeerd door betaalde bestellingen niet uit te leveren. De voorzieningenrechter oordeelt dat, voor een effectieve rechtsbescherming, het noodzakelijk is dat de domeinnaam en de social media accounts worden overgedragen aan de eiser. Dit moet mede om te voorkomen dat de domeinnaam en accounts worden verkocht aan en in gebruik worden genomen door een derde. Niet alleen de vennootschappen maar ook [gedaagde 5] en [gedaagde 4] , als feitelijke beleidsbepalers, zullen daartoe worden veroordeeld.

Aansprakelijkheid van bestuurder bij IE-inbreuk

Dat brengt ons bij het volgende punt: bestuurdersaansprakelijkheid. In beginsel is alleen een onderneming aansprakelijk voor haar handelen en nalaten, maar soms wordt daarop een uitzondering gemaakt. We spreken dan van bestuurdersaansprakelijkheid of soms zelfs van aandeelhoudersaansprakelijkheid.

In deze Rotterdamse zaak oordeelde de rechter:

“5.17. [gedaagde 5] en [gedaagde 4] zijn als bestuurders van [gedaagde 3] de feitelijke beleidsbepalers van [gedaagde vennootschappen] De inbreuken die door [gedaagde vennootschappen] zijn gepleegd jegens [eiseres] hebben plaatsgevonden onder leiding van [gedaagde 5] en [gedaagde 4]. Ondanks dat zij wisten dat de overeenkomsten waren beëindigd en persoonlijk door [eiseres] waren gesommeerd om het gebruik van het Uniemerk te staken, hebben zij daar geen gehoor aan gegeven. Dat levert een onrechtmatig handelen op van [gedaagde 5] en [gedaagde 4] jegens [eiseres] dat hen persoonlijk kan worden verweten.

5.18. [gedaagde 5] en [gedaagde 4] worden bevolen om, binnen drie werkdagen na de betekening van dit vonnis, iedere betrokkenheid bij inbreuk op het Uniemerk te staken en gestaakt te houden.”

Dat is dus een uitzondering op de hoofdregel. Maar is de oplossing dan om altijd ook maar de bestuurder aan te schrijven? Op zich moet de scheiding tussen bedrijf en persoon denken we wel blijven bestaan. Deze rechtszaak is interessant, omdat bestuurdersaansprakelijkheid ook heel vaak om die reden wordt afgewezen. Helaas geeft het kort geding-vonnis niet genoeg aanknopingspunten waarom van die hoofdregel wordt afgeweken, los van bovenstaande overwegingen van de rechter.

Sander Petit schreef over bestuurdersaansprakelijk een uitgebreide analyse met beoordelingskader op www.danceadvocaat.nl.

Hoe bewijs je dat je auteursrecht hebt?

De gedaagden stelden dat gedaagde #5 (= de bestuurder) de betreffende lingerie (waaronder de vormgeving, dessins, modellen en patronen) heeft ontworpen. De eiser heeft echter gesteld dat gedaagde #5 aan te merken is als de maker van de ontwerpen. Zo zou het ontwerpproces niet zijn beschreven en ook niet om welke werken het precies gaat. Gelet op die betwisting, hadden gedaagden dit moeten bewijzen. Jullie weten inmiddels ons adagium: geen bewijs = geen zaak.

Er was wel een licentieovereenkomst, maar dat was onvoldoende: “In die overeenkomst is onvoldoende concreet geformuleerd op welke beschermde werken de afgegeven licentie ziet, nog los van het feit dat daaruit niet kan worden geconcludeerd dat [gedaagde 5] de maker is van de ontwerpen van lingerie.”

De rechter ging hier dus niet in mee.

Oordeel van de voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter wees de volgende vorderingen van de merkhouder toe:

• Onmiddellijke staking van het gebruik van het merk, met dwangsom bij overtreding tot €50.000 en €10.000 per dag.
• Overdracht van domeinnamen en socialmediakanalen die het merk bevatten.
• Verbod op het doen van misleidende mededelingen richting derden over de merkrechten.
• Verstrekking van informatie over het voorgaande merkgebruik.
• Verstrekking van informatie over de verkopen.
• Toekenning van proceskosten op grond van het IE-indicatietarief (€14.732,57).

Proceskosten als gevolg van inbreuk op IE-recht

In de besproken zaak heeft de rechtbank de verliezende partij veroordeeld tot betaling van €14.732,57 aan proceskosten. Dit is gebaseerd op het zogenoemde IE-indicatietarief. De veroordeling tot proceskosten is uitvoerbaar bij voorraad verklaard, wat betekent dat de betaling direct moet worden voldaan, ongeacht eventueel hoger beroep.

Het genoemde bedrag is vastgesteld aan de hand van de specificatie van uren, uurtarieven en het aantal en de aard van proceshandelingen. Als deze specificatie ontbreekt of onvoldoende onderbouwd is, kan de rechter het gehanteerde indicatietarief toepassen als matigingsmaatregel.

De werkelijke kosten bedroegen € 17.720,50. Wat dus – voor de eiser – helaas niet werd toegekend, was een vergoeding van alle juridische kosten, ondanks dat tussen partijen het volgende was overeengekomen:

“Each Party shall at its own expense indemnify and hold harmless, and at the other Party’s request defend its affiliates, subsidiaries, successors and assign officers, directors, employees, sublicensees, and agents from and against any and all claims, losses, liabilities, damages, demand, settlements, loss, expenses and costs (including attorneys’ fees and court costs) which arise directly or indirectly out of or relate to any breach of this Agreement, or the gross negligence or wilful misconduct of a Party’s employees or agents.“

Waarom de rechtbank dit niet helemaal heeft gevolgd, wordt niet duidelijk, maar wellicht dat het gaat om de bepaling dat ‘alleen’ de expenses and costs (including attorneys’ fees and court costs) moeten worden vergoed en niet de full attorneys’ fees.

De bestuurders worden hoofdelijk veroordeeld tot staking, overdracht en betaling! Dit heeft flinke consequenties mochten gedaagden niet aan het vonnis voldoen.

Tips

De zaak vaart misschien wat scherp in de wind, maar op zich is het terecht dat bij dit soort zware wanprestaties en inbreuk, de bestuurders aansprakelijk worden gehouden.

Wat tips vanuit ons:

• Zorg dat koop- en licentieovereenkomsten duidelijke bepalingen bevatten over betaling, eigendomsoverdracht en beëindiging bij wanbetaling.
• Zet in overeenkomsten expliciet op papier dat rechten pas overgaan na volledige betaling, zodat je dekking hebt bij wanbetaling.
• Formuleer concrete sanctiemogelijkheden (zoals dwangsommen) en wees duidelijk over de reikwijdte van beëindiging, inclusief sublicenties.
• Merkinbreuk na beëindiging wordt doorgaans streng bestraft, vooral als sprake is van verwarring bij het publiek of economische schade.
• Claims op auteursrechtelijke onderdelen moeten goed onderbouwd worden en vervangen niet zonder meer de rechten op het geregistreerde merk.
• Meer begrip van de situatie, verhoudingen en verantwoordelijkheden? Teken de BV’s, aandeelhouders en bestuurders uit op een vel papier om de rollen, zeggenschap en aansprakelijkheid visueel weer te geven.

Vragen over inbreuk?

Deze uitspraak onderstreept het belang van zorgvuldig geformuleerde overeenkomsten binnen het merkenrecht en de effectiviteit van het contractueel waarborgen van de positie van de verkopende merkhouder bij wanbetaling. Voortgezet merkgebruik na rechtsgeldige beëindiging levert direct merkinbreuk op, met verstrekkende civielrechtelijke gevolgen. Merkhouders doen er verstandig aan hun contracten en praktische handelswijze hierop aan te passen. Heb je daar hulp bij nodig? Wij helpen je graag snel en goed verder. Neem hier snel contact op.