Artiestennaam: handelsnaam, merk of geen van beide?

Hoe kan je als artiest schaakmat komen te staan ten opzichte van je eigen artiestennaam?

Net als in het schaken kan elke zet of ‘set’ die je speelt gevolgen hebben voor de koning of, in dit geval, voor jouw artiestennaam. Zo bleek maar weer het geval te zijn bij Rechtbank Amsterdam. Met deze uitspraak kunnen kanttekeningen worden geplaatst bij de criteria voor het gebruik van een handelsnaam in het economisch verkeer, en met name bij hoe vaak dat gebruik dient te worden.

We bespreken in dit artikel eerst het handelsnaamrecht en daarna het merkenrecht.

1. Handelsnaamrecht

De wet zelf is vrij rechtuit, rechtaan: Onder een handelsnaam wordt verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Logisch, maar wat komt daar nu nog meer bij kijken? Of is dit voldoende?

De rechtspraak biedt iets meer handvatten. Een handelsnaam is de naam waaronder je feitelijk handelt. Het is de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming en waarmee ‘op commerciële wijze aan het economisch verkeer wordt deelgenomen’.

Voor een artiest betekent handelsnaamgebruik dat hij of zij (of hen) regelmatig en duurzaam onder die handelsnaam naar buiten treedt, aan het economisch verkeer deelneemt en als zodanig bij het publiek bekend is. Contracten en facturen op een andere of verbonden naam doen daar niet aan af.[1] We komen er zo op terug wat dat precies betekent en hoe dat hier een rol speelde.

Overigens kunnen ook buitenlandse handelsnamen worden beschermd door de Handelsnaamwet, zonder dat zij hier feitelijk worden gevoerd. Voorwaarde is dat zij in Nederland dan wel (enige) bekendheid genieten.[2]

Hoe het handelsnaamrecht werkt, ondervond DJ Rossi (Van Driest) aan den lijve in zijn geschil met de Britse dj McCormack. McCormack treedt eveneens op onder de naam ‘Rossi’. Deze zaak speelt zich af op twee fronten:

1. Bij de voorzieningenrechter (kort geding) van Rechtbank Amsterdam (zie daarover dit blog van Sander Petit op www.danceadvocaat.nl), en
2. Bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP in het Engels of BBIE in het Nederlands). Bij het BOIP had McCormack een doorhalingsprocedure tegen het merk ‘DJ ROSSI’ ingesteld.

DJ Rossi vs. Rossi.

De zaak gaat over, kort gezegd, twee handelsnamen, een vervallen merk en een voorlopig geldig merk.

Gebruik van de handelsnaam

McCormack vond dat hij zijn naam rechtsgeldig mocht gebruiken. Van Driest stelde zich op het standpunt dat hij een oudere handelsnaam had. Dat verweer ging alleen niet op. Hij trad namelijk slechts 2 keer per jaar op bij evenementen. Daarmee zou hij zijn handelsnaam onvoldoende gebruiken. Dat was ongetwijfeld een pijnlijk moment voor Van Driest (DJ Rossi). ‘Zijn’ artiestennaam mag dus door McCormack worden gebruikt.

Gebruik van het merk

Daarnaast speelde het merkenrecht nog een rol in de zaak tussen Van Driest en McCormack. Van Driest heeft voorlopig nog een merkrecht op ‘DJ ROSSI’. Of het merk rechtsgeldig is, is de vraag die nu voorligt bij het BOIP. Daar is een doorhalingsprocedure ingesteld voor het merk “DJ ROSSI”. Met een doorhalingsprocedure kun je het BOIP vragen om een ingeschreven merk uit het register te halen. Het merkrecht komt daarmee te vervallen. Het resultaat: de weg is dan vrij.

Verschillende wetten, verschillende wetten en verdragen

Het merkrecht moet dus onderscheiden worden van het handelsnaamrecht. Deze rechten zijn geregeld in verschillende wetten en verdragen:

1. Handelsnaam –> Handelsnaamwet (tip: hele korte wet, lees ’em eens)
2. Merk –> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (“BVIE”) dan wel Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (“Uniemerk-verordening”) – afhankelijk van waar het merk is ingeschreven.

Voor een wat meer uitgebreide behandeling van de verschillen lees je dit artikel. Al dan niet toevallig; ook over een geschil tussen dj’s: DJOKO en William (Kouam) Djoko.

Deelname aan het economisch verkeer: voorwaarde voor handelsnaamrecht

Dat McCormack aan deze eis van deelname aan het economisch verkeer voldeed, blijkt uit bewijsstukken zoals:

• Optreden onder de naam ‘Rossi’ volgens de flyers en posters van events en festivals;
• Gesloten contracten ten aan zien van Nederlandse releases en optredens onder die naam;
• Verzonden facturen onder die naam;
• Het gebruik van de naam op sociale media; en
• Een eigen website waarop McCormack ROSSI. merchandise verkocht.

Hiermee werd aangetoond dat McCormack voor de merkregistratie van 2022 al een handelsnaamrecht had.

McCormack is overigens niet van origine Nederlands en is ook niet in Nederland gevestigd. Om die reden diende hij aan te tonen dat hij in Nederland bekendheid geniet. Hier zit tegelijkertijd het probleem voor Van Driest. Ter onderbouwing heeft hij op zijn beurt bewijsstukken overlegd, waaruit het gebruik van de naam zou moeten blijken, namelijk:  

• Pagina’s uit het boek ‘Bacardi DJ Guide 2003’ en uit het boek ‘Dance Valley a decade of dance’ van 2004;
• Overzichten van Partyflock-uitgaansagenda van de periode 2018-2026 met daarbij flyers en posters van die optredens.

Verder besteedde Van Driest zijn facturatie uit aan Rossi Modeagenturen B.V. Dat is dus een andere (maar wel verbonden) naam dan het pure gebruik van “DJ Rossi”. Maar dit hoeft niet in de weg te staan voor deelname aan het economisch verkeer, zoals al eerder werd gezien in de zaak tussen DJ Quintin en Quintino.

Tegelijkertijd werd het argument opgevoerd dat Van Driest sinds 2009 nog maar gemiddeld 2 tot 3 keer per jaar optreedt. Daarbij is het nog maar de vraag of dit incidentele of sporadische gebruik van deze naam voldoende is voor bescherming als handelsnaam. De rechter gaat hier niet verder op in. Maar wat als een naam te weinig in omloop is voor een handelsnaam? Hoe werkt de bescherming dan van je artiestennaam?

Geen handelsnaam

Als jouw artiestennaam niet voldoet aan de eisen van de Handelsnaamwet, is die niet beschermd. Iemand anders kan dan ook geen beroep doen op een handelsnaamrecht of merkrecht. Het gevolg? Zij moeten de naam dulden die niet onder de Handelsnaamwet valt. En andersom? Jij kan niet optreden tegen de handelsnaam die jonger is dan jouw artiestennaam (die geen handelsnaam of merk is).

Stel: je treedt af en toe gratis op bij een paar festivals. Dan loop je al tegen een aantal problemen aan, namelijk:

• De kwalificatie als onderneming;
• Het actief gebruiken van de naam; en
• Deelname aan het economisch verkeer.

Gratis ≠ winstoogmerk ≠ deelname aan het economische verkeer ≠ onderneming in de zin van de Handelsnaamwet.

Af en toe gebruik ≠ intensief/actief ≠ onderneming in de zin van de Handelsnaamwet.

Best lastig als je net begint of vroeger veel draaide, maar nu niet meer. Heb je hulp nodig bij een analyse of vraag hierover? Neem contact met ons op en vraag vrijblijvend om een offerte.

2. Merkenrecht

In de zaak tussen Van Driest en McCormack doet Van Driest tevens een beroep op zijn merkenrecht van 2022. Of zijn merkenrecht standhoudt, was nog maar de vraag, tijdens de procedure bij de rechtbank. McCormack was een doorhalingsprocedure gestart. En wat blijkt: het merk is rechtsgeldig geregistreerd. Dit maakt dat de rechtbank oordeelt dat McCormack sinds 2018 een handelsnaamrecht heeft en het BOIP oordeelt dat Van Driest sinds 2022 een merkrecht heeft.

Je vraagt je misschien af ‘en nu’? Maar het merkenrecht kent een uitzondering waarbij een merkhouder een derde moet ‘dulden’, als het ware moet dogen, wanneer deze een ouder recht heeft van plaatselijke betekenis. Daarbij kan een oudere handelsnaam naast een jonger merk bestaan. Zodoende kan een merkhouder een derde niet altijd verbieden een teken (lees: naam/merk) te gebruiken in het economische verkeer.

Deze beperking ziet volgens het Europese Hof enkel op oudere rechten van plaatselijke en lokale betekenis. Dat betekent dat deze rechten geografisch niet even ver of verder mogen reiken dan het ingeschreven merk. Zo’n merk betreft namelijk gewoonlijk het volledige grondgebied en in dit geval de Benelux.[3]

Het is niet geheel duidelijk wat dit betekent voor gebruikers van oudere handelsnamen met landelijke dekking in Nederland. Zij hebben immers een recht van meer dan plaatselijke betekenis. Maar verdedigbaar lijkt dat deze gebruikers ook een beroep op deze beperking kunnen doen. Nederland is namelijk niet even groot als het Benelux-gebied waarvoor het Benelux-merk gelding heeft.

Mogelijk probleem voor McCormack

Het merk van Van Driest is rechtsgeldig en wordt niet doorgehaald. Daarmee doet zich verder het probleem voor dat McCormack, zoals eerder gezegd, gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk en deze zomer door heel Europa draait. Dit betekent dat zijn plaatselijke bekendheid mogelijk groter is dan die van Van Driest in de Benelux. Of McCormack daarom in dit geval alsnog de bescherming van het oudere handelsnaamrecht toekomt, is nog maar de vraag. Dit zou betekenen dat McCormack mogelijk volledig achter het net vist, ondanks de uitspraak van de rechtbank.

Voor nu heeft Van Driest in ieder geval een merkrecht en McCormack een ouder handelsnaamrecht. Maar of dat zo blijft, zullen we nog zien. We zien kansen voor Van Driest om kwalificatie van een plaatselijke betekenis nader uit te zoeken, maar of het de moeite waard is voor een naam die je slechts 2 keer per jaar nog gebruikt… Dat moet nog blijken.

Ook bestaat er een grote kans dat per 27 juni 2027 McCormack weer aanklopt bij het BOIP met het verwijt dat Van Driest niet voldoet aan zijn gebruiksplicht onder het merkrecht. McCormack zal ongetwijfeld gaan kijken of er sprake is van normaal gebruik als het merk nog maar 2 keer per jaar nog wordt gebruikt.

Sidenote: na 5 jaar heb je een gebruiksplicht van het merk, anders kan het onder andere nietig worden verklaard.

Geen deelname aan het economisch verkeer

In dit geval loop je tegen hetzelfde probleem aan als bij de Handelsnaamwet. Zonder deelname aan het economische verkeer kun je geen beroep doen op jouw merkenrecht. Er mist immers een vereiste om de rechten die aan het merk verbonden zijn, in te roepen. Dit betekent dat, wanneer McCormack een merkrecht zou hebben, hij op basis van het oordeel van de rechter niet kan optreden tegen Van Driest, nu deze niet deelneemt aan het economische verkeer en daarmee dus geen economisch voordeel nastreeft. Van Driest treedt namelijk (alleen / voornamelijk) gratis op.

Wat kan je doen als artiest?

Als artiest is het goed om rekening te houden met de vereisten van de Handelsnaamwet. Denk daarbij vooral aan actief gebruik en deelname aan het economisch verkeer ten behoeve van een onderneming.

Wat als er iemand is die dezelfde naam gebruikt? Houd dan rekening met de vraag of zij een handelsnaam of merk hebben en vanaf wanneer dit het geval is. In het geval een andere dj een ouder merk heeft, kan het zo zijn dat jij mogelijk afstand moet doen van je artiestennaam.

Check daarom Google, de socials, DSP’s, SIDN, Whois, het handelsnaamregister van de Kamer van Koophandel en het merkenregister VOORDAT je tijd, geld en moeite in je artiestennaam, vormgeving, optredens, muziek en marketing besteed.

Tip: je kan je merk vastleggen met een subsidie waarmee je tot 70% van de kosten kan terugkrijgen. De subsidie voor 2026 is op, dus wees er in 2027 snel bij. Check dit artikel van Megan van Strien over de subsidie. Zij helpt je graag verder!

[1] Rechtbank Amsterdam 5 maart 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BH5027 (RED/RED) & Rechtbank Rotterdam 2 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD8857 (DJ Quintin / Quintino)

[2] HR 31 mei 1927, NJ 1927, p. 91 (Vita) en HR 15 januari 1965, BIE 1965, p. 183 (Kjellberg).

[3] HvJ EU 2 juni 2022, C-112/21, ECLI:EU:C:2022:428 (Classic Coach Company)